Müssen Kosten des Patentanwaltes bei markenrechtlicher Abmahnung erstattet werden?

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Nicht immer. So das das Fazit einer aktuellen Entscheidung des Bundesgerichtshofes (BGH) lauten. In der Rechtsprechung war es lange Zeit umstritten, ob die Kosten eines Patentanwaltes überhaupt durch den Abgemahnten bei einer markenrechtlichen Abmahnung zu tragen sind.


Dazu hat der BGH bereits im Jahr 2011 (Urteil vom 24. Februar 2011, Az.: I ZR 181/09) eine grundsätzliche Entscheidung getroffen. Dabei geht das Gericht davon aus, dass die Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG nicht in dem Fall Anwendung findet, in dem ein Patentanwalt in einer außergerichtlichen Abmahnung aus dem Markenrecht oder sonstigem Kennzeichenrecht mitwirkt.


Das maßgebliche Kriterium, ob und wonach die Tragung der Patentanwaltskosten durch den Abgemahnten erfolgen soll, ist die Erforderlichkeit der Mitwirkung des Patentanwaltes. In einer aktuellen Entscheidung (Urteil vom 10.Mai 2012, Az.: I ZR 70/11) hat das Gericht eine Erforderlichkeit dann nicht gesehen und damit den Zahlungsanspruch verneint, wenn eine Markenrecherche vor einer markenrechtlichen Abmahnung durchgeführt wird.


Allein diese Tätigkeit bei gleichzeitiger Tätigkeit eines fachkundigen Rechtsanwaltes begründet keine Tätigkeit, die zugunsten des Patentanwaltes einen entsprechenden Kostenerstattungsanspruch begründet. „In den allermeisten Fällen ist das durch den Bundesgerichtshof aufgestellte Kriterium der „Erforderlichkeit“ an Patentanwaltskosten für eine markenrechtliche Abmahnung nicht erfüllt. So ist z.B. für die Frage, ob eine geschützte Marke in einer Artikelbeechreibung eines Onlineshops durch die Nennung verletzt wird, eine Frage, die auch ein fachkundiger Rechtsanwalt beantworten kann. Anders ist dies aber z.B. in Fällen von Nachbauten oder Fälschungen von Markenprodukten“, erklärt Rolf Albrecht, Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und Gewerblichen Rechtsschutz der Kanzlei volke2.0.


 

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