09.09.2011 – Kategorie: Recht

Online-Recht: Kosten für Patentanwalt bei Markenabmahnungen eingeschränkt

Müssen Kosten des Patentanwaltes bei markenrechtlicher Abmahnung erstattet werden? Nicht immer. So das das Fazit einer aktuellen Entscheidung des Bundesgerichtshofes (BGH) lauten. In der Rechtsprechung ist es bereits seit längerer Zeit umstritten, ob die Kosten eines Patentanwaltes überhaupt durch den Abgemahnten bei einer markenrechtlichen Abmahnung zu tragen sind.


Nunmehr hat der BGH (Urteil vom 24. Februar 2011, Az.: I ZR 181/09) eine grundsätzliche Entscheidung getroffen. Grundsätzlich geht das Gericht davon aus, dass die Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG nicht in dem Fall Anwendung findet, in dem ein Patentanwalt in einer außergerichtlichen Abmahnung aus dem Markenrecht oder sonstigem Kennzeichenrecht mitwirkt.


Das maßgebliche Kriterium, ob und wonach die Tragung der Patentanwaltskosten durch den Abgemahnten erfolgen soll, ist die Erforderlichkeit der Mitwirkung des Patentanwaltes. „In den allermeisten Fällen ist dieses Kriterium nicht erfüllt. So ist z.B. für die Frage, ob eine geschützte Marke in einer Artikelbeechreibung eines Onlineshops durch die Nennung verletzt wird, eine Frage, die auch ein fachkundiger Rechtsanwalt beantworten kann“, erklärt Rolf Albrecht, Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und Gewerblichen Rechtsschutz der Kanzlei volke2.0. Bei einfachen Sachverhalten dürfte die Tätigkeit des Rechtsanwaltes ausreichen.


Dies dürfte auf die meisten Fälle zur Anwendung kommen, die sich im Bereich des Onlinehandels ergeben. Diese Sachverhalt kann auch ein Rechtsanwalt, der sich auf die „Fahne schreibt“, im Markenrecht gewisse rechtliche Kenntnisse zu haben, ohne Hinzuziehung eines Patentanwaltes prüfen.


„Diese Entscheidung des BGH schafft in Klarheit für abgemahnte Onlinehändler, die sich mit Markenverletzungen auseinander setzen müssen. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Kriterien dürfte in vielen Fällen die Möglichkeit bestehen, die geltend gemachten Kosten für die Hinzuziehung eines Patentanwaltes für eine Abmahnung im Bereich des Marken- oder Kennzeichenrechtes verneinen zu können. Bei komplexeren Sachverhalten (zum Beispiel Produktfälschungen und Angebot von Plagiaten im Onlinehandel) dürfte jedoch weiterhin die Hinzuziehung eines Patentanwaltes als erforderlich angesehen werden mit der Folge, dass dessen Kosten zu erstatten sind “, erklärt Rolf Albrecht, Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und Gewerblichen Rechtsschutz der Kanzlei volke2.0.


(Autor: Rolf Albrecht, Fachanwalt für Informationstechnologierecht, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz (Wettbewerbs-, Marken-, Gebrauchs-, Geschmacksmuster- und Patentrecht)


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